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7 November, 2008

La brevettabilità dei metodi commerciali: il caso Bilski in U.S.A.

smarties

Creative Commons License Photo credit: Gadl

Negli Stati  Uniti si è riaperto nei giorni scorsi il dibattito sui limiti di brevettabilità dei business method, dei metodi commerciali.

Di fatto, contrariamente a come si preannunciava, la decisione d’Appello del Circuito Federale non ha rivoluzionato, nè limitato i criteri di brevettabilità dei metodi commerciali. I dodici giudici hanno basato la loro decisione sul “machine or transformation test“, test di valutazione che ammette alla registrazione di brevetto quei soli metodi commerciali “funzionali ad un macchinario” o volti alla “trasformazione di un bene”.

Seguendo questo test, la Corte di Appello statunitense ha ritenuto non brevettabile la domanda presentata da Bernard L. Bilski e Rand A. Warsaw (due manager della WeatherWise di Pittsburgh) relativa ad un metodo commerciale per prevenire i rischi del mal tempo nella vendita di prodotti agricoli.

La parte del test sulla brevettabilità dei metodi commerciali che risulta sempre più dibattuta è quella relativa all’implementazione del metodo attraverso un macchinario, il machine test. Sulla base di questo requisito, si sono tradotti infatti negli ultimi anni molti metodi commerciali, scarsamente originali o innovativi, in software “funzionali” al solo fine di creare portfoli protezionistici da opporre ai concorrenti.

Nella pratica, al di là del noto brevetto per il business method OneClick di Amazon, il data base dei brevetti statunitensi conta infinite registrazioni di metodi commerciali sulla cui validità molti dubitano.

Il dubbio, sia pur vago e implicito, emerge anche dalla decisione Bilski del 30 ottobre scorso:

.. we agree that future developments in technology and the sciences may present difficult challenges to the machine-or-transformation test, just as the widespread use of computers and the advent of the Internet has begun to challenge it in the past decade. Thus, we recognize that the Supreme Court may ultimately decide to alter or perhaps even set aside this test to accommodate emerging technologies. And we certainly do not rule out the possibility that this court may in the future refine or augment the test or how it is applied. At present, however, and certainly for the present case, we see no need for such a departure and reaffirm that the machine-or- transformation test, properly applied, is the governing test for determining patent eligibility of a process under § 101

“Concordiamo circa il fatto che i futuri sviluppi nella tecnologia e nella scienza possano presentare sfide difficili al “machine-or-transformation test“, così come l’ampio uso dei computer e l’avvento di Internet iniziò a metterlo in discussione nel decennio appena trascorso. Perciò, diamo atto che la Corte Suprema potrà infine decidere di modificare o perfino accantonare questo test per soddisfare le esigenze derivanti dalle tecnologie emergenti. E certamente non escludiamo la possibilità che questa corte potrà in futuro circoscrivere o ampliare il test e le sue modalità di applicazione. Ad oggi, tuttavia, e certamente per quanto riguarda questo caso, non vediamo la necessità di questo mutamento e riaffermiamo che il “machine-or-transformation test”, opportunamente applicato, è il test che serve a determinare la brevettabilità di un processo di cui al § 101″ [norma dell’U.S. Patent Act che regolamenta i metodi commerciali].

E ancora leggiamo, poco oltre, nella medesima decisione 2007-1130 (Serial No. 08/833,892):

“We leave to future cases the elaboration of the precise contours of machine implementation, as well as the answers to particular questions, such as whether or when recitation of a computer suffices to tie a process claim to a particular machine.”

Lasciamo alla giurisprudenza futura la definizione dei limiti del concetto di “machine implementation” come pure le risposte a particolari domande, quali se e quando la enunciazione [trasposizione] attraverso computer sia suffiente a legare una rivendicazione di processo [di business] ad uno specifico macchinario.”

(IP Faber: legal and business consulting services on Intellectual Property. Contact us)

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