La birra boema Budweiser, prodotta dalla società Budějovický Budvar, vince dinanzi al Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee e blocca così la registrazione comunitaria del marchio Budweiser da parte del colosso mondiale della birra, la Anheuser-Busch Inc.

La decisione del 25 marzo scorso (procedimento T-191/107) ha accertato il rischio di confusione tra il marchio EU in corso di registrazione e i preesistenti marchi internazionali registrati dalla società ceca Budějovický Budvar in Germania, Austria, Benelux, Francia e Italia per la propria birra di qualità.

L’utilizzo effettivo del marchio “nato” in boemia e registrato nei vari paesi europei sopra richiamati è stato dimostrato attraverso la produzione in causa di fatture e di materiale pubblicitario relativi al quinquennio durante il quale l’opponente U.S. sosteneva si sarebbe invece verificata la decadenza per non uso dei marchi boemi.

Riprendendo il gioco di parole che si è costruito intorno ai due marchi controversi, in ambito comunitario si è così riconosciuta la precedenza temporale, anche in termini di uso, al marchio della Beer of Kings (“la birra dei sovrani”), così chiamata per essere stata apprezzata in passato da molti re rispetto alla King of Beers (“la sovrana delle birre”) così chiamata per gli alti volumi di vendita realizzati a livello globale.

Brutto colpo per la Anheuser-Busch Inc., alla quale non resta che bere lunghe sorsate della propria birra per dimenticare il marchio “Budweiser” in ambito comunitario.

Non a caso la cosiddetta brand strategy di Anheuser-Busch Inc. è sempre più indirizzata verso l’uso e il rafforzamento del marchio “Bud” per identificare il proprio prodotto…

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Le attività di un licenziatario possono impattare sull’esaurimento comunitario del marchio avuto in licenza?

Se un licenziatario vende beni di lusso su canali non autorizzati dalla licenza, si può dire che l’immissione in commercio sia avvenuto senza il consenso del licenziante, titolare del marchio e che quindi l’esaurimento del marchio sul mercato comunitario non si sia realizzato?

A queste due domande la Corte di Giustizia ha risposto (nel caso C-59/08) pronunciandosi su una questione pregiudiziale sottopostale dalla Cour de Cassation di Parigi, originatasi dalla causa avviata dalla Christian Dior Couture nei confronti di una sua licenziataria che aveva venduto partite di lingerie a una società (Copad) specializzata nelle vendite di merce in saldo, violando quanto stabilito dal contratto di licenza con Dior.

Nelle conclusioni dell’avvocato generale Juliane Kokott (presentate il 3 dicembre u.s.)  si osserva come forme di commercializzazione “nocive” di marchi di lusso possano pregiudicarne la reputazione e, conseguentemente, la stessa qualità del marchio licenziato.

Non è tuttavia possibile stabilire a priori – osserva la Corte – se una vendita attraverso canali commerciali minori possa degradare la qualità del marchio licenziato in modo tale da ritenere tale vendita effettuata senza il consenso dello stesso licenziante.  Sarebbe così se si fossero effettivamente realizzate vendite massicce della lingerie a marchio Dior “a prezzi favorevoli e con campagne pubblicitarie, in molti centri specializzati nella vendita di partite a saldo“.

In pratica, Dior avrebbe potuto intervenire e bloccare merce in circolazione sul mercato comunitario – conclude la Corte – qualora le svendite effettuate dal proprio licenziatario in violazione del contratto di licenza si fossero concretamente realizzate in modo da ledere  la qualità del proprio marchio di lusso. Solo in tal caso, l’immissione in commercio della merce da parte del licenziatario non avrebbe esaurito il diritto sul marchio Dior nell’ambito comunitario.

La violazione di un contratto di licenza non basta di per sè ad escludere l’esaurimento comunitario del marchio licenziato: va fatta una valutazione caso per caso circa il tipo di violazione realizzata dal licenziatario.

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Gli esperti U.S. in Proprietà Intellettuale non si aspettano grandi cambiamenti dal governo Obama nel loro settore (fonte IAM Magazine).

Eppure il programma del nuovo Presidente che si insedia oggi alla Casa Bianca segue un’equazione di segno opposto: occorre rendere più competitivi gli Stati Uniti e, per farlo, occorre incoraggiare l’innovazione.

I principali strumenti indicati da Obama nel proprio programma per raggiungere questi obbiettivi sono:

- agevolare gli investimenti in Ricerca e Sviluppo (rendendo anche permanente il cosidetto “R&D tax credit“);

- riformare il sistema dei brevetti al fine di garantire l’accesso alle registrazioni di brevetti di qualità in tempi brevi, limitando altresì inutili e costosi contenziosi;

- contrastare il dilagante fenomeno della contraffazione di matrice cinese e le lacune nell’enforcement dei diritti di marchio e d’autore da parte dello stesso governo cinese;

- potenziare lo studio e la conoscenza delle materie scientifiche, matematiche, ingegneristiche a tutti i livelli;

- garantire che internet rimanga rete aperta, spazio di libera circolazione delle informazioni e che la titolarità dei media sia il più possibile diversificata.

Garantire il rafforzamento dell’innovazione è indubbiamente la miglior ricetta di politica economica per riportare un paese su un piano di forza competitiva che lo ponga al riparo dagli effetti negativi di crisi economiche nazionali e sovranazionali sul medio e lungo periodo.

Non resta che attendere gli sviluppi pratici di questo programma nei prossimi mesi per comprendere se davvero -  per quanto riguarda l’innovazione e la proprietà intellettuale – il nuovo Presidente statunitense saprà arrivare alla “sostanza”, come per altri ambiti molti confidano.

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L’Intellectual Property diventerà strategico nelle operazioni di M&A che verranno effettuate nei prossimi 5 anni. E ciò proprio in ragione dell’incertezza finanziaria che che tocca i mercati mondiali.

E’ noto che le aziende che ben gestiscono, sviluppano e tutelano il proprio portafoglio di beni immateriali vinceranno sulle altre e sopravviveranno alla crisi.

“M&A Insights: Spotlight on Intellectual Property Rights survey”, analisi pubblicata ad inizio dicembre e svolta da Mergermarket Group (Financial Times) e commissionata dai consulenti di CRA International e dallo studio legale internazionale K&L Gates rivela una nuova prospettiva assunta nei confronti degli assets immateriali da parte degli amministratori delle società e dagli operatori nel settore del private equity intervistati.

La crisi dei mercati in atto impone di fare valutazioni di lungo periodo anche quando si valutano fusioni e acquisizioni societarie. Per  l’85 % degli amministratori  e per il 72 % degli esponenti delle società di private equity intervistati gli asset immateriali di un’azienda (i marchi, i brevetti, i modelli e il design, i beni protetti da copyright, il know-how) acquisiranno sempre più importanza.

Ed ecco che, in questa prospettiva, pure cruciale sarà costruire una corretta e attenta valutazione dell’Intellectual Property presente nelle aziende coinvolte in una M&A, attraverso le due diligence preparatorie. Aspetto ancora non  molto attuato, nella pratica, secondo gli intervistati.

Non bisogna infatti dimenticare che per valutare gli Assets Immateriali occorre tenere in considerazione aspetti legali e finanziari estremamente delicati. Una IP Due diligence deve essere necessariamente sofisticata, per poter fornire un quadro esauriente dei fattori di rischio e delle opportunità insite in un’acquisizione o fusione societaria.

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Fresh news report from Alicante: the 500.000th Community trade mark registered by OHIM is Italian.

The TM is registered by Handy Dandy Design, a company based in Milan which develops good design for tech products of daily use.

The OHIM President Wubbo de Boer, who announced the news, said that he was
delighted that this special trade mark had gone to an SME: “Our goal – he explained – is to make IP protection both affordable and accessible and this is particularly important for smaller companies making their way in the internal market and striving to get attention in the global
economy”.

Due to the same reasons, next months’ OHIM declared goal will be to reduce either timing and costs for filing community trade marks.

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Notizie fresche da Alicante: il contatore che segna i marchi registrati a livello comunitario, girando girando, è arrivato al numero 500.000.

E’ un’azienda italiana ad avere depositato il cinquecentomillesimo marchio comunitario all’UAMI (Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno): Handy Dandy Design.

Si tratta di una azienda milanese, che sviluppa prodotti volti a coniugare il buon design alla tecnologia, anche di uso più comune.

Il presidente dell’UAMI, Wubbo de Boer, nell’annunciare la notizia, si è rallegrato nell’osservare che fosse una PMI ad aver segnato questo traguardo: ciò sarebbe simbolicamente la riprova dello spirito che anima il lavoro dell’UAMI, sempre più volto a rendere accessibile a tutti gli imprenditori le registrazioni a livello comunitario, in modo da incentivare lo sviluppo delle PMI verso più ampie prospettive di mercato.

Per questo, nei prossimi mesi l’UAMI non solo si prefigge di fare diminuire sempre più i tempi medi di registrazione dei marchi comunitari, ma anche i relativi costi di registrazione.

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La legge comunitaria 2008 include nell’elenco di direttive che dovranno essere recepite in Italia nei prossimi mesi la direttiva 2007/65, che ha modificato la “direttiva TV senza frontiere” e che, nell’armonizzare la normativa dei vari paesi membri, si ripropone di “migliorare conseguentemente la competitività del settore europeo dei media”.
Questa direttiva si occupa anche di product placement.
Si sa che il mercato delle major statunitensi si nutre da decenni di product placement, integrando marchi e richiami a prodotti e servizi nell’intreccio dei propri film e stipulando apposti accordi con le imprese per dare questa particolare (e molto efficace) visibilità ai loro prodotti.
Nel nostro paese, questo genere di marketing è stato visto per anni con occhio sospetto e bandito – nelle sue forme più evidenti – come forma di pubblicità camuffata, vietata. Si utilizzava il cambio merci per abbassare i costi di produzione di un film, ma non si potevano negoziare accordi per dare risalto ad un marchio all’interno della narrazione di un film.
Ad un certo punto ci si accorse del disfavore che subivano le nostre produzioni cinematografiche rispetto a quelle di matrice americana. Per intenderci, se ET poteva bellamente mangiare le caramelle Reese’s Pieces (simili alle più note M&Ms) davanti agli occhi di infiniti giovani spettatori (e consumatori), il Topo Gigio nostrano doveva accontentarsi di un’anonima (ma gustosa) fetta di gruviera.
Nel 2004 si regolamentò per la prima volta in Italia il product placement, prevedendo che “per i film che contengono inquadrature di marchi e prodotti, comunque coerenti con il contesto narrativo, è previsto un idoneo avviso che rende nota la partecipazione delle ditte produttrici di detti marchi e prodotti ai costi di produzione del film.” (art. 9 del d.lgs. n. 28 del 22 gennaio 2004).
Il quadro normativo attuale, in attesa del recepimento della direttiva del 2007 sulla materia, dà quindi libero campo al product placement nel mondo delle produzioni cinematografiche nazionali, non nell’ambito delle produzioni televisive e dei serial tv.
Il legislatore dovrà ora fissare “un elenco positivo”, indicando quali tipi di programmi potranno beneficiare di un sistema di sponsorizzazione quale quello rappresentato dal product placement.
Nell’effettuare questa scelta si dovrà da un lato scongiurare il rischio di un’eccessiva “brandizzazione” dei prodotti cinematografici e televisivi, che sono anche prodotti culturali, e dall’altro lato considerare i dati economici circa il product placement già sperimentato.
Le analisi di marketing dimostrano che il product placement è di impatto particolarmente forte sul consumatore, che “metabolizza” facilmente e ricorda il marchio visto nell’intreccio di un film.
Inoltre, il product placement si avvantaggia del fatto di legare il marchio ad un’esperienza, quale è quella portata dalla visione di un film. Chi ha visto il film Cast Away non potrà dimenticare il pallone Wilson diventare protagonista con il naufrago Tom Hanks.
Se la tendenza è sempre più verso il brandertainment, i dati di mercato confermano come gli investimenti in product placement siano in costante incremento: del 13 % nel 2007 secondo l’agenzia Nielsen, del 27% l’anno secondo i dati resi noti nel corso dell’edizione 2008 del “Product Placement & Location Festival” di Ischia.
La data entro cui dovrà essere recepita la direttiva 2007/65 dal nostro legislatore è il 19 dicembre 2009.
Quale sarà lo scenario che si aprirà al product placement nel nostro paese per allora?
Sfogliando e curiosando nel data base dei marchi italiani si scopre che esistono 17 marchi “Cacao Meravigliao” depositati in Italia, uno di questi è stato depositato dalla Barilla nel lontano 1987 (non è certo – a dire il vero – se sia stato rinnovato fino ad oggi).
Se il product placement amplierà sempre più il proprio raggio d’azione, potremo forse davvero trovare sugli scaffali del supermercato “il Cacao Meravigliao” e torneremo tutti nell’arena di “Indietro Tutta” a cantare con Renzo Arbore e Nino Frassica?

(IP Faber ti può aiutare nel product placement e nel rafforzamento del tuo brand)

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A big Turkey group has bought the Grundig brand.

Once upon a time Grundig was one of the most succesful european electronics brand, well know for its televisions and radio players. German name, german quality, german product.

But markets are faster than history and Grundig lost its market and part of its strong brand during the nineties. Nowadays Grundig is no more than a empty box: no good products in the market, no potential good products in the pipeline, not even a project. So Grundig went on sale and has been aquired by a turkish group.

The old company is dead, but the brand lives.

Where is the deal? The brand is still memorable and strong among european consumers, and this could turn out to be a very successful deal for the buyer. As long as they are able to mass product new good electronics product, the brand Grundig remains a very strong selling element and  its persuasive german sound is a plus. Let’s see in 5 years time how it will develop, and then we will tell if the deal was good or bad. 

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The application filed by Ikea before the Court of First Instance of the European Communities (Case T. 112/06) was rejected on 16 January 2008.
On one side there was the following figurative trademark Idea (obtained within the Class regarding funiture):

On the other side there was the following figurative trademark Ikea:

The Court of First Instance observed that the above TMs are visually and conceptually dissimilar, with only a low degree of aural similarity. Therefore, there is no likelihood of confusion beween the marks, despite the identical nature of the goods and the reputation of the Swedish TM: in fact the perception of the marks by the average consumers, who tends to be observant in these cases, is mostly visual and conceptual, not aural.
The aural similarity is irrelevant as, effectively, the consumers pay attention on choosing furniture and rarely purchase it just aurally.
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L’appello presentato da Ikea dinanzi al Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee (Case T. 112/06) è stato rigettato, con decisione del 16 Gennaio 2008.
Si trattava del marchio figurativo Idea (concesso per la Classe merceologica dell’arredamento) rispetto al marchio figurativo Ikea (entrambi sopra riportati).
Il Tribunale di Primo Grado ha osservato che detti marchis sono visivamente e concettualmente diversi, con solamente un limitato grado di somiglianza di suono. Pertanto non vi è confondibilità tra i marchi, nonostante l’identica natura dei prodotti cui si riferiscono e la notorietà del marchio svedese: infatti la percezione dei marchi da parte del consumatore medio, che tende ad essere attento in questi casi, è prevalentemente visiva e concettuale, non uditiva.
La somiglianza dal punto di vista uditivo dei due marchi è irrilevante visto che, in realtà, i consumatori dedicano attenzione nel scegliere questi prodotti e raramente si limitano ad ordinarli solamente a voce.
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Chi avesse fra i ricordi della propria infanzia le lunghe camminate fra gli infiniti stand della Campionaria, alla “faticosa” scoperta di tutto lo scibile del mercato italiano può stare tranquillo (o, forse, può soffrire di una certa nostalgia): questa Campionaria è diversa.

Innanzitutto, è bastato il padiglione 5 della nuova fiera di Rho-Pero per allestirla.
Le aziende rappresentate poi, che a un visitatore disattento potrebbero apparire inspiegabilmente eterogenee, sono legate invece da un unico ed importante filo conduttore: sono le aziende dell’eccellenza italiana, esito di quell’economia dell’innovazione che basa la propria forza sulle idee imprenditoriali vincenti e non banali. 

In poche parole, se al centro della nuova Campionaria è la SoftEconomy che sempre più caratterizza il Made by Italy, non possiamo che concludere che stiamo parlando di imprese con assets immateriali strategici.

I beni di proprietà intellettuale sono il punto di forza di questa Campionaria.
Si può trattare di brevetti che fanno parte del portafoglio di note aziende italiane, quali Brembo, Fiat, Pirelli Tyre o di quei brevetti e di quel know-how che sono l’asso nella manica di aziende che guardano al futuro, come La Fabbrica del Sole (specializzata in impianti ad idrogeno) e Novamont (specializzata nello sviluppo di bio-materiali, non a caso vincitrice del premio dell’European Patent Office come miglior brevetto dell’anno).

Ci si può riferire a marchi solidi, che hanno un valore costruito in anni di esperienza imprenditoriale (si spazia da Ferrari a Bialetti, dal gruppo Colussi a quello di San Pellegrino, per fare degli esempi significativi).

Si può trattare del “nostro” design, quello che invade il mercato internazionale della nautica, grazie all’opera di Fincantieri e di aziende quali quelle associate ad Ucina o ancora quello che MilanoMadeinDesign sta portando per il mondo con una mostra itinerante che celebra il design italiano dell’arredo e dei prodotti di uso quotidiano.

Ed infine, ma non certo di minore importanza in una fiera di questa portata, vi sono DOP, DOCG, IGP, marchi collettivi e d’origine che contraddistinguono la qualità del nostro settore alimentare: dal Grana Padano al Lambrusco di Modena, dai vini siciliani agli oli umbri, e poi prodotti tipici marchigiani, pugliesi, sardi e dell’appennino emiliano.

IP Faber ringrazia Symbola – fondazione per le qualità italiane che ha pensato e organizzato l’evento – per la riflessione: la nuova Campionaria ci conferma che l’eccellenza italiana è fatta di Intellectual Property.